Sabrina的法律秘密花園（林心惠律師）

1.  Patent: Damages: Infringement: Doctrine Of Equivalents & Prosecution History Estoppel

1.1    內容簡介

本案涉及失效可否為均等論之例外之爭議。

所謂均等論，係指一發明人在申請專利時，雖會儘可能爭取較大的權利範圍，然在公開發明後，他人可藉由刻意地避開請求項之文義，惟實質上已實施該發明。從而，均等論係為避免上開情事，在解釋專利權範圍的時候，得以將範圍擴大到等同原技術特徵的均等範圍，而不僅限於原申請專利範圍的文義範圍。

均等論之操作，有(1)替換技術特徵、(2)全要件原則、(3) 先前技術阻卻、(4) 禁反言等要件。上開要件，乍看下似乎賦予專利權人自由之解釋空間，然論其實然面，如禁反言，乃屬再次限縮已經擴張出去之專利權範圍。

所謂失效測試法( Vitiation Test)，係濫觴於Warner- Jenkinson案之「該案基於特定事實下，若於申請過程有禁反言，或者均等論將一概地使特定之權利元件失效，則此時應由法院進行一部或全部之審判，無留由陪審團解決之餘地」此段話[1][2]，迭經美國法院一再充實其內涵後，現認專利權利人主張均等論之侵害，法官得先就專利權範圍之限制條件，與被控侵權物品或製成物品間是否適用失效測試之法律問題，進行研判，倘法官認定專利權人據以主張之均等論傷害侵蝕了專利權之元件，將導致使專利權失效(Vitiation)。

惟此專利權失效，僅係原專利權人據以主張之專利權，因主張均等論，致「特定之被控侵權專利物或製程失效」，從而被告不成立專利侵權，不得遽認原專利整個無效，不可不察。

又，專利權失效係有利於被告，是由被告負實質舉證責任，且判斷被控侵權物與系爭專利權利範圍之元件是否實質相似，為法律問題。再者，專利權失效僅得適用於均等論，不及於文義侵害之類型。

以下茲就Deere & Co. v. Bush Hog, LLC,案，予以分析如下：

1.2    案例解析：Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012)

1.2.1案件說明(Caption)

1.2.2 事實(Fact)

Deere Company（簡稱Deere）持有美國第6,052,980專利，系爭’980號專利（下稱’980號專利）為一甲板的旋轉刀具，包括具有在甲板的兩側垂直和車輪支承板一起構成以形成箱形結構上和下甲板的牆壁。三個齒輪箱支承3對垂直對齊的孔，分別焊接於上部和下部甲板壁，上部甲板壁的形狀大致凸起，以使碎屑易於自甲板脫落，水易於自甲板流失。而此旋轉刀具可以安裝在頂部或刀具蓋板下面，一種用於轉割機上的蓋板，提供了簡單乾淨之雙層甲板，使上下蓋板係相互「接合」，以便減少碎片在刀具蓋板積累，避免因不經常清洗所致之生鏽問題。

被告們製造拖拉機，以及用於修剪地面大片旋轉切刀。被告之旋轉切刀可以修剪清除雜草。每個被控侵權產品，中間結構上層甲板壁“連接”到下層兩個前部和後部的甲板壁。Deere認為Bush Hog 以及Great Plains Manufacturing Inc.（下稱被告們）所販售的轉割機(rotary cutter) 侵害系爭’980號專利，便向愛荷華州南區地方法院對被告們提出訴訟。

圖一 Deere所有之’980號專利

圖二 Bush Hog 、Great Plains Manufacturing Inc.之轉割機(rotary cutter)

1.2.3訴訟歷程(Procedural History)

愛荷華州南區地方法院審理後，認為系爭’980號專利First Claim之「into engagement with」，係指直接接觸。地院復認為系爭專利產品之上下蓋板並未有直接接觸，而被控侵權產品之中間結構，係上層甲板壁“連接”到下層壁在兩個前部和後部的甲板，是以被控侵權物與系爭專利產品之結構不同。法院認為Deere並沒有提出實質性事實(material fact)，且亦無法主張均等論(doctrine of equivalents，DOE)予以支持證明被告侵權，原因在於前述行為(即上下層甲板壁面有無”接合”乙節)將會導致’980號專利的申請專利範圍解釋失效(vitiated)，並且法院進一步指出該限定已具體排除沒有相互接合的蓋板結構，最後作出有利於被告不構成專利侵權之即決判決，Deere就此上訴至CAFC。

1.2.4爭點(Issues)

(1)   ’980號專利請求項1之「into engagement with」，所指為何?

(2)   原審適用「vitiation」是否正確?

(失效有無影響均等論之提出?)

1.2.5法院見解(Holdings)

(1)    何謂「into engagement with」之意義?

①   地區法院錯誤地解釋術語"into engagement with"，認為上下甲板壁之間須直接接觸

首先，’980專利之權利請求項1為：「一種旋轉刀台，包括：一個較低，基本上是平面的，水平甲板壁；上部甲板壁包含一個中央部分橫越下部甲板壁，並且前部和後部分別傾斜地向下及向前和向下向後於中央部分成接合，並且被固定到下甲板壁；和右、左手端壁結構分別被接合到的右側和左側端之下部和上部甲板壁，從而具有抗扭箱形截面鋼度」(A rotary cutter deck comprising: a lower, substantially planar, horizontal deck wall; an upper deck wall including a central portion elevated above said lower deck wall, and front and rear portions respectively sloped downwardly and forwardly, and downwardly and rearwardly from said central portion into engagement with, and being secured to, said lower deck wall; and right- and left-hand end wall structures respectively being joined to right- and left-hand ends of said lower and upper deck walls to thereby define a box section having torsional stiffness)

揆諸上開內容可知，本案爭執點在於「into engagement with」之真正意義，惟地院之解釋為狹隘的解釋，實應以該領域的普通技術人員之標準解讀系爭「into engagement with」，始符公允，合先敘明。

②    CAFC認為“into engagement with" 包括間接接觸

觀櫫’980專利之權利請求項1內容，係要求的上層甲板壁的前部和後部向下傾斜“到，且被固定”到下層甲板壁。為了落實該請求項中的所有要求，“固定”("secured to")和“into engagement with"必須有不同的含義。本案雙方同意，兩個物體可以“固定”，縱使彼此不直接接觸，惟被告認為，如果“into engagement with" 包括通過間接接觸連接，那麼“固定”("secured to")一詞是多餘的。

CAFA認為，專利請求項1之"secured to"和“into engagement with"傳達不同的含義。系爭“into engagement with"之意義，蘊含其中一個物體的活動是藉由與其它對象之間的連接，而此連接可以是間接的，例如其中一個馬達嚙合的齒輪通過。從而，此固定的對象不只是連接，尚包含被緊固或以某種方式連接的情形。是以，CAFC認為“into engagement with" 包括間接接觸。

CAFA復根據專利請求項1內容，表明上部和下部甲板壁之間的“into engagement with"的作用是賦予“扭轉鋼度”到旋轉切刀甲板，即上下層甲板壁“結合在一起，形成了具有良好的抗扭強度之中央箱體結構”。從而，“合作”(cooperate)，“加入”(join)，“接合”(engage)等語，均表示沒有必要直接接觸。

以下，以’980專利圖示做更進一步之說明：

圖三(黑白圖)

圖四(彩色圖)

如圖四所示，右側後部和左側上層甲板牆面的部分56和52(黃)是由各自的向下和向後傾斜的填充板連接到右側和左側下層的甲板牆面(紅色)86和88(藍色)。是以，兩塊金屬板之間的“接觸”並不需要直接接觸，而是可以通過間接接觸，即填料板（圖中藍色部分）提供了上層（黃色）和下層（紅色）之間的接合。

圖五  '980專利之圖示3

980專利公開了一種雙層甲板牆包圍在一個扭轉箱的結構部件。這使得在甲板上的頂部和底部表面光滑。'980專利圖示3示出所要求保護的雙層甲板的側面圖。在上開所示的實施例中，上甲板壁的前部和後部56接到下層甲板牆28。

綜上所述，CAFC認為兩塊金屬板之間的“接觸”(“into engagement with")並不需要直接接觸，間接接觸亦含之。

③    CAFC駁回原審之無構成侵權即決判決，發回重審。

(2)    原審適用「vitiation」是否正確 ?

①   原審誤解「vitiation」之意義

“vitiation”的概念係源於均等論，法官須基於"on an elementby-element basis,"將被控侵權物之元件，與系爭專利範圍之元件，進行均等比對。是均等論之本質上，某些元件可能在文義性之比對上缺漏，但卻在均等比對上出現。此比對乃事實問題。

②   適用均等論時，元件的缺漏不會影響申請專利範圍解釋

法院之職責在於確保均等論不允許出現超越授權者之排他權範圍。而“vitiation”亦非均等論之排除，因為一個合理陪審團將不會認定兩個元素均均等。法院正確適用均等論，應是視請求元件有無”無實質差異”("insubstantial difference")，或有無”足以取代之元件”(替代元件)。若無一個合理陪審團能找到均等，法院即可依均等論下無侵權之即決判決。

然而，某些元件有無在文義性、均等性比對上出現，是等價的，法院在判斷應小心謹慎。失效測試法(vitiation test)無法簡單地指出某一元件在請求範圍或過程中缺漏，因為在均等論中，在文義比對缺漏之元素，仍會發現取代元素的存在。是以，若僅僅觀察一個缺失要素即逕稱已滿足vitiation，這種”例外“將吞噬原則。

③   連結上下蓋板的小型填料板之於直接接觸，僅代表非實質性相異

此外，即使Deere以主張均等論的方式提出訴訟亦不會造成申請專利範圍解釋的失效。按常理，一個合理陪審團皆可以察覺系爭產品中，連結上下蓋板的小型填料板(圖四藍色部分)，之於直接接觸，僅代表非實質差異(insubstantial difference)，最後CAFC撤銷地院作出Deere不得依主張均等論的方式提出訴訟之判決並且發回地院重審。

1.2.6結論(Disposition)

巡迴上訴法院部分撤銷，發回地院重審。

1.3      總結

1.3.1        本案例小結

本案判決中，CAFC使用了傳統之「非實質差異」(insubstantial difference)，處理失效測試法，和「功能-方法-結果」(Function-way-result)的分析方式。

在失效測試法下，均等論不能適用於使一個請求元件變得毫無意義之方法中。法院應審慎注意的是，所謂均等物，須與請求項之元件為非實質差異，或是替代元件符合請求項之功能、方法與結果。關於失效測試法不得只是均等替代物係位於請求項限制之字面範圍外，便逕認為符合失效測試法。是CAFC撤銷地院作出Deere不得依主張均等論的方式提出訴訟之判決並且發回地院重審，應值得肯認。

1.3.2        評析

本案決再次肯認，失效並非均等論之例外，而是「處理讓合理之陪審團會認為兩個原件為均等之證據」之法律決定。若被控侵權物中，僅是因為均等物位於請求項之字面範圍外，爾率斷然低依失效理論來否定基於均等論之侵權，係難以說服法院的。

又，專利權失效理論在適用均等論下，固然可以防止均等論之潛在危險，如陪審團之黑箱作業，與過度擴張問題，惟仍應注意以下二點：

(1)均等論無法擴張權利範圍

專利權人無法基於均等論而取得超越專利局所授予之文義權利範圍，均等論論旨在預防專利上之詐欺，而非賦予專利權人某些合法地取得專利局之授予。

(2)專利權失效容易造成事實問題與法律問題之混淆

蓋因專利權失效與是否構成均等論之侵權，均屬均等論處理位階，僅係處理先後順序不同，可能造成法官認為是用專利權失效理論而使專利權失效，被告不成立親權，但同時陪審團卻認為適用均等論，被告成立侵權。